DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE DE EXPLOTACIÓN EN LA LEY 22.362 (por Facundo M. Bilvao Aranda)
Sumario: 1. Introducción.- 2. El incidente de explotación. Concepto. 3. Definición Legal. 4. Presupuestos para su procedencia. 5. Finalidad. 6. Bilateralidad de la caución. 7. Requisitos, monto y plazo de la cautela. 8. Conclusión.-
Introducción.
En el presente trabajo, se propone realizar un somero análisis de la figura del incidente de explotación previsto en el artículo 35 de la ley 22. 362. Ahora bien, previo a ello debo mencionar y de conformidad a lo que sostiene el Dr. Otamendi Jorge[1], que en definitiva a fin de garantizar la explotación debida de una marca, no hay límites en cuanto a la cantidad de embargos que pueden ser solicitados y llevados a cabo, ni tampoco en cuanto a la cantidad de mercadería que puede ser embargada. Esto hace que el embargo exceda un carácter probatorio y se transforme en una medida de carácter claramente preventivo.
Sigue diciendo el autor antes mencionado que esta posibilidad ilimitada de embargar puede chocar con el mecanismo del incidente de explotación. Es indudable que al embargar indefinidamente todo lo que vaya apareciendo en el mercado se estaría paralizando la actividad del embargado y logrando antes de tiempo lo que sólo podría ordenar una sentencia definitiva.
Como veremos mas adelante, el incidente de explotación procura armonizar los derechos de las partes en litigio permitiendo, por un lado, la continuación de la marca o designación cuestionada y, por el otro, garantizando mediante una caución adecuada el resarcimiento de los daños que la persistencia en el uso controvertido pudiere ocasionar al demandante.
La situación que mas abajo desarrollaremos encuadra en lo dispuesto en el art. 35 ley 22.362, como bien ya antes mencionamos - y a lo largo del presente presentaremos una idea generalizada del mecanismo del denominado "Incidente de Explotación", por supuesto desde ya tratando de abarcar y exponer todos y cada uno de los requisitos necesarios que esta figura requiere a fin de garantizar el uso debido de la marca.
El incidente de explotación. Concepto.
En el derecho positivo argentino, el incidente de explotación es aquella medida cautelar, distinta de las previstas en las leyes procesales comunes, a través de la cual el presunto perjudicado por el uso indebido de una marca, previa acreditación de los recaudos legales pertinentes, puede obtener tutela judicial y conseguir una garantía del supuesto infractor con la cual se responderá por los eventuales daños y perjuicios que el uso ilegítimo genere. Vale decir, es aquel medio de protección judicial utilizable en los casos de uso de marca ajena.
Sostiene Jorge Otamendi[2] que el art. 35 de la ley prevé un procedimiento mediante el cual quien persiga la cesación de uso de una marca pueda asegurarse una garantía si el uso cuestionado continuase durante la sustanciación del juicio. Así establece que "en los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas".
Definición Legal.
El incidente de explotación está regulado en el artículo 35 de la ley 22.362 de Marcas y Designaciones[3], el cual textualmente reza: “En los juicios civiles que se inicien para obtener la cesación del uso de una marca o de una designación, el demandante puede exigir al demandado caución real, en caso de que éste no interrumpa el uso cuestionado. El juez fijará esta caución de acuerdo con el derecho aparente de las partes y podrá exigir contracautelas. Si no se presta caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando, si fuera solicitada, caución suficiente.”
Presupuestos para su procedencia.
Podemos visualizar un presupuesto objetivo y otro sujetivo. El primero es la existencia de una marca (en el sentido y con el alcance dado por el art. 1 de la ley 22.362[4]), ya sea que la misma esté debidamente registrada, en vías de inscripción o se trate de una marca de hecho.[5] En cambio, el presupuesto subjetivo se encuentra conformado por un pretenso dueño de una marca (demandante) y otra persona[6] (demandado) que, supuestamente, se encontraría usando de la misma de manera no autorizada o ilegítima.[7] y [8]
Asimismo, y enmarcando el campo dentro del cual el incidente es viable, éste se entiende procedente únicamente en los juicios civiles, no así en los juicios criminales.
Por último, se comparte el criterio que sostiene que para la procedencia del incidente en análisis, quien lo solicita use la marca sobre la que basa su pedido.[9]
Finalidad.
Claramente, la finalidad principal del incidente de explotación es otorgar una garantía al demandante por parte del supuesto infractor con la que se hará frente a los eventuales daños y perjuicios que la continuación del uso indebido e ilegítimo de la marca ajena hubiere generado.[10]
Bilateralidad de la caución.
El artículo 35 señala que el demandado que no cesare en el uso de la marca deberá otorgar caución suficiente, la cual graduará el juez. Empero, la bilateralidad de la caución señalada en el subtítulo deviene luego de analizar, a renglón seguido, la propia letra de la ley, que sostiene que en los casos en los que no se preste caución real, el demandante podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando en tal caso, si fuera solicitada, caución suficiente. Sin embargo, se ha sostenido que, desde que no cabe adelantar juicio sobre la cuestionabilidad del derecho invocado por la actora, resulta prudente que ésta también preste -y así lo autoriza el citado art. 35 - una contracautela, cuya finalidad será cubrir a la demandada del daño que eventualmente le signifique la inmovilización del capital dado en caución. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 26/9/1995 - Allianz Aktiengesellschaft Holding v. Alianza Previsional Seguros de Vida S.A. y otro).[11]
“Si no se presta caución real, el demandante podrá exigir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos en infracción, otorgando si fuera solicitada, caución suficiente". El texto actual, que reemplaza el del art. 64 de la ley 3975, termina con una discusión sobre quién podía pedir la fijación de la caución. Según el texto actual sólo el demandante puede hacerlo si el demandado desea seguir utilizando la marca cuestionada”[12]
Requisitos, monto y plazo de la cautela.
Como toda medida cautelar[13], se deben reunir para su procedencia los siguientes requisitos:
el derecho invocado por el demandante debe asomarse como verosímil.
debe existir el perículum in mora.
Asimismo, y a los fines de su determinación por el juez, se deberán tener presente las siguientes circunstancias:
a) extensión del daño alegado por el accionante
b) las circunstancias particulares del caso concreto.[14]
Finalmente, se señala que la caución deberá ser mantenida durante todo el plazo del juicio, pudiendo ésta variar en más o en menos si las circunstancias de caso varían.
Conclusión.
Como hemos podido apreciar a lo largo del presente trabajo, el incidente de explotación en la ley 22.362, es sin lugar a dudas una garantía a través de la cual el dueño de la marca se garantiza en caso de que la persona que actualmente explota dicha marca, lo realice de manera ilegitima e indebida.
Hemos analizado los requisitos para su procedencia, es decir la existencia de un requisito objetivo, como lo es la marca y un requisito subjetivo como lo es la dualidad de las personas inmiscuidas en el medio, esto es, la persona que detenta el carácter de dueño de la marca y la persona que actualmente esta utilizando la misma marca. Vital importancia tienen estos requisitos mencionados ya que si faltare alguno de ellos, el titular de una marca no podría ejercer lo que tan bien prescribe el artículo 35 de la ley 22.362 más arriba analizado.
Por último entiendo de vital importancia referirme al tema que hemos tratado a lo largo del punto 6 del presente trabajo como lo es la bilateralidad de la caución a prestar por parte de la persona a la cual se le requiere el cese del uso de la marca o en su defecto, una garantía mediante la cual el dueño de la misma se resguarda frente a uso indebido o ilegitimo que se le pudiera o pudiese dar.
Como bien se puede observar, la caución no es una obligación que recae sobre la persona que no es dueña de la marca pero que si la esta utilizando, bien se debe tener en cuenta que iniciado el juicio y hasta que el actor no pruebe el extremo demandado a la luz de los ojos del juez, la pacifica jurisprudencia ha entendidos que no cabe adelantar juicio sobre la cuestionabilidad del derecho invocado, por lo tanto y en consecuencia resulta prudente que ésta también preste una garantía o mejor dicho una contracautela, cuya finalidad será cubrir a la demandada del daño que eventualmente le signifique la inmovilización del capital dado en caución.
Con ello damos fin al análisis de la figura del incidente de explotación previsto en la ley 22.362, entendiendo desde ya que se ha tratado con el presente de poner de manifiesto una herramienta mas al alcance de los dueños de las marcas a fin de combatir de forma legitima el uso indebido e ilegitimo de las mismas.-
[1] OTAMENDI Jorge, “Derecho Industrial”, LexisNexis – Abeledo – Perrot, 2003, Lexis Nº 2401 / 003116.
[2] Conf. OTAMENDI, Jorge, Ob. Cit. 1.
[3] Sanc. 26/12/1980; promul. 26/12/1980; publ. 2/1/1981. Reglamentada por dec. 558/1981.
[4] Art. 1.- Ley 22.362. Pueden registrarse como marcas para distinguir productos y servicios: una o más palabras con o sin contenido conceptual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un lugar determinado de los productos o de los envases; los envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y de números; las letras y números por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo con tal capacidad.
[5] Se discute de la procedencia del incidente de explotación cuando estamos en presencia de una marca de hecho. Así se ha dicho que en situaciones excepcionales en las que el derecho del actor aparece prima facie incontestable, el titular de una marca de hecho puede conseguir en sede judicial una medida precautoria tendiente a salvaguardar sus legítimos derechos (Cfr. Cam. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala 2ª, 24/11/1998, in re Lionel’s S.R.L.
[6] Física o jurídica.
[7] Si la demandada expresó que ha cesado en su explotación comercial, la garantía con la que podría asegurarse el titular de la marca se ha tornado abstracta, por faltar el requisito a que alude la Ley de Marcas para que proceda el incidente de explotación. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 5/5/1995 - Melo, Juan N. y otro v. Videomanía S.A.).
[8] En función del art. 35 ley 22362 (LA 1981-A-8), la comprobación fehaciente del uso cuestionado por el actor no constituye un requisito sustancial para la procedencia del incidente de explotación, sino que lo soslayable, a ese fin, es la existencia de una acción tendiente a obtener el cese de uso de una marca. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 4/3/2003 - Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors S.A. v. Mercado Libre S.A. s/cese de uso de marcas).
[9] Cfr. Causa 6419/2001, Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors S.A. v. Mercado Libre S.A., Sla II, del 4/3/2003.
[10] El procedimiento establecido en el art. 35 ley 22362 permite que el titular de una marca se asegure una garantía en el caso de que el demandado continúe el uso marcario; esto es, una garantía del supuesto infractor para responder por los daños eventuales de la continuación del uso. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 4/7/1996 - The Gap Inc. v. Shaalo, Roberto s/cese de uso de marca). Se debe tener presente asimismo lo sostenido por la Sala 3ª de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal en cuanto el incidente de explotación procura armonizar los derechos de las partes en litigio permitiendo, por un lado, la continuación de la marca o designación cuestionada y, por el otro, garantizando mediante una caución adecuada el resarcimiento de los daños que la persistencia en el uso controvertido pudiere ocasionar al demandante. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3ª, 23/3/1999 - De la Vega, Florencia v. Trinidad, Roberto C. s/nulidad de marca).
[11] También se sostuvo que como en el incidente de explotación no corresponde abrir juicio de valor sobre la cuestionabilidad del derecho invocado por la actora, corresponde que preste una contracautela, la cual debe cubrir los daños que podrá experimentar la demandada como consecuencia de la inmovilización de los fondos dados en caución. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2ª, 6/7/1999 - American Cyanamid Company y otro v. Ipesa S.A.).
[12] OTAMENDI, Jorge, “Derecho Industrial”, LexisNexis – Abeledo – Perrot, 2003, Lexis Nº 2401/003116, quien en la misma obra continúa diciendo que “el demandado puede manifestar primero que continuará en el uso de la marca, pero luego, al encontrarse con una caución elevada, puede modificar su actitud y manifestar que ha de cesar. Es lógico que pueda hacerlo, pero dado que su actitud ha sido contradictoria, corresponderá que se le impongan las costas. Si esto ocurriera, puede aun el demandado pedir que sea el demandante quien preste la caución que él hubo de prestar. Si a su vez el solicitante no depositare la caución, debe considerarse que ha desistido del incidente. Y en virtud de ello las costas del incidente correrán por su orden. Una última posibilidad está en que el demandado manifieste que ha de cesar en el uso y pida que el demandante preste caución suficiente. Si éste no lo hace, debe tenérselo por desistido del incidente e imponérsele las costas.”
[13] Si bien se trata de un régimen especial, para casos concretos, a los fines de la procedencia del incidente de explotación, se deben reunir idénticos recaudos que para las demás medidas cautelares previstas en las normas procesales comunes.
[14] Para fijar el monto de la caución resulta pertinente atender tanto a la apariencia o verosimilitud del derecho de las partes como, asimismo, a las circunstancias propias del caso, y se deberán tener en cuenta los posibles perjuicios que pudiera ocasionar a la demandada la interrupción en el uso del nombre comercial, meritando a tal fin la actividad que desarrolla y el tiempo probable que pueda insumir la tramitación de esta causa. (C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1ª, 6/6/1995 - Alejandro F. González S.A. v. Jorge Luis González S.A.). En todo caso, desde nuestro punto de vista se sostiene que los términos en los que fue trabada la litis, sumado a los elementos de convicción reunidos por el juez de la causa, es lo que se debe tener en cuenta para determinar la importancia y extensión de la caución.
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